Adınız, Markanızdır.
22 Mayıs 2017

Kullanılmayan markalar tehlikede!

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Marka tescili bir zorunluluk olmamakla birlikte tescil, sahibini marka üzerindeki hakları ispatlama yükünden kurtaran en önemli karinedir. Kaldı ki gelişen ekonomik ve ticari rekabet koşulları büyük ölçüde marka sahiplerinin bilinçlenmesine ve kendiliğinden tescile yönelmesine neden olmuştur.

Markanın ne olduğu ya da neden tescil edildiği aslında ticaret dünyasında oldukça bilinen bir konu haline gelmiştir. Bu yazımızda olabildiğince tekrardan kaçınarak, sizlere çok daha önemli bir konudan, yani tescilli markanın kullanımından bahsetmek istiyoruz.

İşte tam da bu noktada konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve nostalji özlemimizi gidermek için geçmişteki uygulamalardan bahsederek konuyu karikatürize etmek eğlenceli olabilir. 95’li yıllarda marka başvuru yapılabilmesi için marka örneğinin 5×5 cm boyutlarında renkli ya da siyah-beyaz 20 adet çıktısının, imza sirkülerinin, noter onaylı vekâletnamenin, markanın tarifnamesinin ve marka hangi alanda kullanılıyor ise ilgili malın dilekçede belirtilerek ıslak imzalı bir şekilde hazırlanması, ücretinin bankadan yatırılıp dekontun bir suretinin dilekçeye eklenmesi ve zaman yarışında tüm evrakların elden kuruma teslim edilmesi gerekirdi. En önemli hususlardan birisi ise dilekçede yer alan mal ve hizmetlerin iştigal belgesi ile tevsik edilmesi gerekiyordu.

Örneğin, çorap üretici olan bir imalatçı 95’lı yıllarda marka tescili yaptırmak istediğinde talebini iştigal belgesi ve belgesinde yazılı olan işler ile sınırlı olarak yapabiliyordu. Eğer iştigal belgesinde şapkalar, kemerler yoksa marka tescili bu ürünleri kapsamıyordu.

Bu uygulamalar, Türkiye’nin de taraf olduğu birtakım uluslararası prosedürel ve uygulamaya yönelik tescili kolaylaştıran anlaşmalara ve dijital gelişmelere bağlı olarak değişikliklere uğradı. Başvuruları kolaylaştıran bu değişikliklerin uygulama açısından belki de en önemlisi iştigal belgesinin marka tescil başvurularında ön koşullar arasından çıkartılmasıydı.

İştigal belgesinin başvurularda istenmesi ya da istenmemesi neyin göstergesidir şeklinde bir soru aklınıza gelebilir.

Markalar, kamu yararı gözetilerek ve ticari alanda kullanılması koşuluyla sahipleri adına tescil edilmektedir. Yani tescil işlemi, marka hakkının elde edilmesi açısından ne kadar önemli ise, markanın kullanımı ve kullanım zorunluluğu da marka hakkının devamını sağlamak açısından en az tescil işlemi kadar önemlidir. Diğer taraftan, marka sicilinin kullanılmayan markalar ile boş yere işgal edilmesini engellemek, aynı markayı fiilen kullanan ya da kullanmak isteyenlere tescil yolunu açmaktır.

İştigal belgesinin vaktiyle ön koşul olarak istenmesinin amacı ise markanın fiilen kullanıldığı mal ya da hizmetleri tespit etmek amacını taşımaktaydı. Üretilen, satılan ya da verilen hizmetle sınırlı bir marka koruması bahşedilmekteydi. Zaman içinde daha geniş bir perspektifte ele alınan marka kavramı, markanın kapsamının yalnızca üretilen ya da sunulan hizmetlerle sınırlı tutulmaması gerektiği sonucunu doğurdu. Böyle üretilme ihtimali olan, ilişkili olan ya da tanınmışlığa bağlı olarak markaların kapsamı daha geniş bir şekil tescile konu edilebilmesinin önü açıldı. Dolayısıyla, çorap üreten bir üretici üretimini yapmasa dahi markasını her türlü giysiler, takılar ve hatta ilgisi olmayan gıda sınıflarında da tescil ettirebilir hale geldi.

Pek tabi ki kanun koyucu tescilli markaların kamu yararını gözetmesi ve ticari alanda kullanılması koşulunu göz ardı etmeyip, tescil ettirene tescil tarihinden itibaren belli bir süre içerisinde markasını kullanma zorunluluğu getirerek, daha esnek bir uygulama getirdi. Bu uygulamaların ülkelere göre değiştiğini biliyoruz. Bazı ülkeler halen kullanıma dayalı ya da kullanım beyanına dayalı tescil sistemini benimsemektedir. Örneğin Amerika’da markalar kullanım ya da kullanım beyanına dayalı olarak seçenekli bir şekilde tescil edilebilmektedir. Kullanım beyanı yapılamayan markaların sicilden silindiği ya da üçüncü kişilerin şikâyeti ya da itirazı üzerine iptalin yapıldığı uygulamaları benimseyen ülkelerde vardır.

Ülkemizde esnek bir sistem benimsenmiş ve Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, markanın kullanılması halleri ve bu hallere uymayan markaların iptaline cevaz veren madde aşağıdaki şekilde düzenlenmişti.

Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
  2. b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
  3. c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
  4. d) Markayı taşıyan malın ithalatı.”

 

Dolayısıyla, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan markaların iptali için açılan davalar, KHK’nın 14. maddesine dayandırılmakta ve bu madde kapsamında incelenmekteydi.

Ancak ilgili madde, Kanun Hükmünde Kararname’ye bağlı olarak düzenlendiği için oldukça tartışmalı hale gelmişti. Sonunda tam da 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu taslağının meclise gönderildiği tarihten çok kısa bir süre önce, Anayasa Mahkemesi tarafından 14/12/2016 tarih ve E.: 2016/148, K.: 2016/189 sayılı karar ile iptal edilmiştir. İptalin gerekçesi ise, 14. maddenin marka hakkını düzenlediği, marka hakkının bir mülkiyet hakkı olduğu, mülkiyet hakkının ise Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenemeyeceği ve bu bağlamda anılan hükmün anayasaya aykırı olduğu gösterilmiştir.

Her ne kadar yukarıdaki uygulamalar, marka tescilinin ruhunda yatan amaca hizmet etmeyi amaçlamış olsa da fiilen başarılı olamamıştır. Geldiğimiz noktada, marka sicilinin adeta marka çöplüğüne dönmüş olduğunu görmekteyiz. Sicilin boş yere işgali en iyimser hal olup, asıl karamsarlık yaratan durum tescilli olduğu mal ve hizmetlerde uzun yıllardır hiç faaliyet göstermediği halde, tanınmışlık vasfına haiz olmadığı halde, belki de hiç kullanmayacağı halde dahi gayet halis niyetler ile marka başvurusu yapanlara engel teşkil edecek şekilde itirazların yapılması, kurula (YIDK) itirazların yapılması ve hatta son aşamada davaların açılmasıdır.

Bu durum zaman içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nda itiraz dosyalarının birikmesine ve sistemin hantallaşmasına, bir taraftan mahkemelerde dava dosyalarının birikmesine neden olmuştur. Mali ve psikolojik açıdan yorucu süreçler içerisinde ticaret erbaplarının motivasyonlarının düşmesi ise belki de en gereksiz detay olarak görülmekteydi.

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile “Tescilli Markaların Kullanımı” konusunda bizce oldukça samimi hükümler getirilmiştir. Uygulamada bazı sorunlar yaşanacağı öngörülse de oldukça radikal uygulamaların getirildiği apaçık ortadadır.

Yürürlüğe giren Sına-i Mülkiyet Kanunu’nun 26.Maddesinde “İptal hâlleri ve iptal talebi” ana hatları ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, Kurum bünyesinde kurulan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanacaktır. Bu madde kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren yedi yıl sonra uygulamaya konacaktır. Bu tarihe kadar iptal yetkisi, aşağıdaki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

  • Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecektir.
  • İptal talepleri mahkemelerden değil Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan istenecektir.
  • Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülecektir.
  • Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, iptal talepleri reddedilecektir.
  • İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.
  • İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemeyecektir.
  • İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilecektir.
  • İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir.

 

GEREKSİZ İTİRAZLARA DİKKAT!

Benzer bir uygulama benzer marka itirazları için de getirildi. Mülga 556 Sayılı KHK’ya göre Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan markalara; önceki aynı ve benzer markaya dayalı olarak ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali varsa itiraz edilebilmekteydi. İtirazlar yalnızca benzerlik ve sınıf çakışmasına göre yapılarak incelenmekteydi.

SMK ile birlikte bu tür itirazlar incelenirken, başvuru sahibi itiraz edenden, itiraz edilen mal ve hizmetlerde itiraza dayanak gösterdiği markasını Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu kanıtlamasını isteyebilir. Kullanmıyor ise haklı sebebini ispat etmesi de istenebilecektir. Kullanımın ispatlanacağı dönem ise itiraza konu markanın, başvuru tarihinden ya da varsa rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süreyi kapsamaktadır.

İlana yapılan itirazlar incelenirken TÜRKPATENT gerekli görür ise tarafları uzlaşmaya teşvik edebilecektir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

AYNI VE BENZER MARKALARIN TESCİLİ İÇİN MUVAFAKAT YOLU AÇILDI

Eski KHK’ya göre “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar” re’sen, yani ilk incelemede reddedilmekteydi.

SMK ile “BİRLİKTE VAR OLMA İLKESİ” getirilmiştir. Buna göre, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen ret gerekçesi teşkil etmesine engel olmak için, birlikte var olma anlaşmaları ve muvafakatnameler kabul edilecektir. Her ne kadar söz konusu uygulamada kamu yararı konusu tartışmalı olsa da bundan sonra markanın ilk tescil ettiren sahibi muvafakat eder ise, aynı ve benzer sonraki marka aynı mal ve hizmet sınıfında tescil edilecek, reddedilmeyecektir.

Sonuç itibariyle SMK’nın getirdiği düzenlemeler doğrultusunda ticari ve sina-i faaliyet gösterenlerin marka tescilinde dikkat etmesi gereken hususlar bizce şu şekilde sıralanabilir;

  • Öncelikle tescilsiz marka ile faaliyet gösterilmemelidir.
  • Marka tescilinin fiilen kullanılan haliyle gerçekleştirilmesi gerekir.
  • Tescil yapılırken fiilen faaliyet gösterilen mallar ve hizmetlerde tescilli olduğunuzdan emin olmakta fayda var. Bunun için başvurusu yapılacak markanın mutlaka mal ve hizmet listesini inceleyiniz.
  • Markanın kapsamını belirlerken mal ve hizmet listesinde kullanma ihtimalinizin olmadığı mallar ya da hizmetleri başvuru listesine koymamaya özen gösteriniz. Aksi halde marka iptalleri, uyuşmazlık halleri gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
  • Tescil edilen markanızı kaybetmemek için fiilen kullanın ve kullanım hangi mal ya da hizmetlerde gerçekleşiyor ise bunları kaydediniz.
  • Gazete haberleri, fuar katılımları, ihracat belgeleri, faturalar, reklam, promosyon çalışmaları, sponsorluk, lisans gibi markanıza değer katan faaliyetlerinizin belgelerini dosyalayarak, bilançonuzda marka değeri için bir kaleme yer ver veriniz.
  • Markalı ürünleri taşıyan kataloglarınızın tarih içerir şekilde baskı yapılmasına özen gösteriniz.
  • Tescilli marka portföyünüzü gözden geçirerek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte kullanıp kullanmayacağınız konusunda bir strateji belirleyin.
  • Tescil belgesinde yer aldığı halde, fiilen kullanmadığınız mallar ya da hizmetler varsa bu mallar ya da faaliyet gösterdiğiniz hizmetler esas iştigal konunuz ile ilişkili ise belki de yeni bir başvuru yapılması düşünülebilir.
  • Hiç kullanılmayan mal ve hizmetlerin, 10 yıllık süre bitiminde kısmen yenilenerek elenmesi mümkündür. SMK’nın getirdiği yeniliklerden birisi de 10 yıl önce çok sınıflı şekilde tescil edilen bir markanın yalnızca bazı sınıflarda süresinin uzatılabilmesidir.
  • Tanınmış markalar kullanım ispatı konusunda istisna hükümlerden faydalanabilir. Tanınmışlık statüsündeki bir markanın mutlaka tanınmış marka olarak tescilinin yapılması ve sicile işlenmesi gerekir.
  • Marka izleme hizmeti alıyorsanız, tescil edilmek istenen benzer markanın yalnızca benzerliğine bakarak karar vermeyip, mal ve hizmet listesini de inceleyerek gerçekten iltibasa, haksız rekabete mahal verip vermeyeceği ya da kötü niyetli olup olmadığı hususlarını göz önünde bulundurarak harekete geçiniz.
  • Gereksiz itirazlardan kaçınmanızda fayda vardır, zira iptal ya da kullanım ispatı gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için bu durum önemlidir.
  • Birlikte var olma ya da uzlaşma süreçlerinde konusunda uzmanlaşmış marka vekili ve avukatlar ile çalışılması gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları öngörebilmeniz açısından önemlidir.

Her somut olayın kendine münhasır sonuçları ve çözümleri olduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle mutlaka konusunda uzmanlaşmış kişilerden görüş alınmalıdır.

//]]>